Stappenplan: er wordt inbreuk gemaakt op mijn merk
Stel je bent houder van een merk en je komt erachter dat iemand een teken gebruikt dat hetzelfde is of wat al te veel lijkt op jouw merk. Hoe pak je dit aan?
Stap 1 – Check je merk
De eerste stap is controleren of jouw merk geldig geregistreerd staat als merk (zie BLOG over het nut van het registreren van een merkenrecht), wie als houder geregistreerd staat, voor welke waren en diensten het merk precies geregistreerd is en voor welk territorium. Stel dat jouw merk helemaal niet geregistreerd blijkt te zijn, of niet voor de juiste waren of diensten of niet in het juiste territorium, dat heb je mogelijk nog handelsnaamrechten (ten aanzien van je handelsnaam) of auteursrechten (bijvoorbeeld ten aanzien van een logo) waarop een beroep kan worden gedaan. Ook kan het soms nuttig of nodig zijn om alsnog een (aanvullende) merkregistratie aan te vragen.
Stap 2 – Is het echt inbreuk?
De tweede stap is bepalen of er daadwerkelijk sprake is van merkinbreuk. Volgens de wet is dit aan de orde in de volgende gevallen:
– er wordt een teken gebruikt dat identiek is aan jouw merk voor identieke waren en/of diensten
– er wordt een teken gebruikt dat lijkt op jouw merk voor identieke of soortgelijke waren en/of diensten en dit leidt tot verwarring
– als je een bekend merk hebt: er wordt een teken gebruikt dat lijkt op jouw merk voor identieke of andersoortige waren en/of diensten en hierdoor wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit de bekendheid van jouw merk of afbreuk gedaan aan de reputatie van jouw merk
Stap 3 – Heeft de inbreukmaker een verweer?
Als je denkt dat er inderdaad sprake is van een merkinbreuk, moet je vervolgens controleren of de inbreukmaker een geldige reden heeft voor het gebruiken van zijn teken of dat hij een beroep zou kunnen doen op een ander wettelijk verweer, zoals gebruik van zijn eigen naam of adres, gebruik als soortnaam of op beschrijvende wijze, of als oudere handelsnaam.
Stap 4 – Zorg dat je de feiten op een rij hebt
De vierde stap is het doen van feitenonderzoek. Gebruikt iemand alleen een teken? Of ook een logo, een domeinnaam of handelsnaam? Hoe lang wordt er al inbreuk gemaakt en hoe omvangrijk lijkt de inbreuk? Hoe en waar wordt het teken precies allemaal gebruikt? Zijn er meerdere partijen die het inbreukmakende teken gebruiken? Ook is het van belang om te bepalen hoe schadelijk de inbreuk daadwerkelijk voor jouw onderneming en merk is, in het verleden of nu of in de toekomst, zodat je kunt bepalen wat het je waard is om op te treden.
Stap 5 – Bepaal wat de eerste zet wordt
De vijfde stap is het onderzoeken van de beste manier waarop de inbreukmaker kan worden aangesproken. Afhankelijk van de feitelijke situatie kan het soms beter zijn eerst te bellen met de inbreukmaker of eerst een (sommatie)brief te sturen met het verzoek de inbreuk zo snel mogelijk te stoppen, of soms juist om eerst zwaardere juridische maatregelen te treffen zoals het leggen van beslag op inbreukmakende producten om te voorkomen dat deze verdwijnen. Beslag leggen kan alleen met behulp van een advocaat, maar een (sommatie)brief kun je in principe ook zelf sturen. In een (sommatie)brief kun je uitleggen dat jij de merkhouder bent en dat er inbreuk gemaakt wordt op jouw merkenrecht en waarom. Vervolgens verzoek je de derde tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van het inbreukmakende teken en hierbij kan je ook andere dingen vragen zoals het doen van opgave van verkochte aantallen en daarmee behaalde omzet en winst, een opgave van leverancier(s) van inbreukmakende producten.
Stap 6 – Overweeg zo nodig vervolgstappen
Weigert de inbreukmaker te stoppen met het gebruiken van het teken nadat je de (sommatie)brief hebt gestuurd, dan kun je kiezen om een rechtszaak te beginnen, bijvoorbeeld een kort geding of een bodemprocedure. In sommige gevallen zal je (ook) gebruik kunnen maken van andere procedures zoals een domeinnaamarbitrage of een verzoekschriftprocedure tot aanpassing van een handelsnaam.
Conclusie
Maakt iemand gebruik van jouw merk, dan is het belangrijk om goed te controleren of je relevante merkrechten hebt, of er sprake is van inbreuk en of de feiten zo liggen dat je een goede zaak hebt. Het kan zijn dat je een klip-en-klare zaak hebt die je zelf met een telefoontje of brief kunt oplossen. Ligt het feitelijk ingewikkelder of twijfel je, dan is het aan te raden om juridisch advies in te winnen voordat je actie neemt.
Mw. mr. Leonie Kroon
advocaat