DE WAREN- EN DIENSTENOMSCHRIJVING VAN MERKREGISTRATIES NA HET ARREST SKY/SKY KICK.

Mobirise

Wanneer je voor jouw onderneming een merk wil inschrijven moet je de waren en diensten omschrijven waarvoor je bescherming wilt hebben.


Ruim maar niet te ruim

Het is hierbij de kunst de omschrijving zo op te stellen dat de bescherming ruim genoeg is om alle waren en/of diensten te dekken waarvoor je het merk zelf gebruikt of in de toekomst van plan bent het te gaan gebruiken (bijvoorbeeld: “sieraden”, “kleding”, “lampen”, “speelgoed”). Tegelijkertijd wil de omschrijving graag ook zo ruim hebben dat deze de waren en diensten dekt waarvoor je het merk wilt kunnen gebruiken om tegen anderen op te treden die dezelfde of overeenstemmende tekens gebruiken. 

Een (te) beperkte omschrijving van de waren en/of diensten kan in sommige gevallen tot gevolg hebben dat je niet kunt optreden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de waren en/of diensten waarvoor de ander zijn teken gebruikt niet overeenstemmen met die waarvoor jouw merk is ingeschreven en jouw merk ook niet bekend is. Zo kon de houder van het merk “SPARTAN” dat was ingeschreven voor kleding en sportartikelen niet optreden tegen de gebruiken van het teken “SPARTAN X” voor een televisieprogramma, aldus een uitspraak van het Hof Den Haag. Te ruim is echter ook weer niet verstandig omdat dit allerlei juridische complicaties kan opleveren. 

Merkaanvraag kan worden geweigerd

Het merkenbureau kan de merkaanvraag weigeren als deze onvoldoende duidelijk en nauwkeurig de waren en diensten omschrijft, in andere woorden: als de omschrijving te ruim is. Termen als “machines en machine gereedschappen”, “papier”, “rubber”, “reparatie”, “installatiewerkzaamheden” worden bijvoorbeeld niet geaccepteerd. Een te vage of ruime omschrijving dient niet namelijk niet de rechtszekerheid. 

Geen bescherming meer

Een merk dat wel is ingeschreven voor een vage of ruime term, zal het moeilijk kunnen krijgen in juridische procedures waarin het wordt ingeroepen tegen anderen. Bijvoorbeeld in een merk oppositieprocedure of in een rechtszaak over inbreuk, kan worden geoordeeld dat geen bescherming aan het merk kan worden ontleend vanwege de vage term. Dit hoeft niet einde verhaal te zijn. Mogelijk kan het merk dan wel nog ingeroepen worden als het ook nog is ingeschreven voor andere waren en/of diensten, mits die wel voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn omschreven. 

Aanpassing waren en dienstenomschrijving

Het is in bepaalde gevallen mogelijk de omschrijving van de waren en diensten ook na inschrijving van het merk aan te passen en te verduidelijken. Het kan raadzaam zijn om dit te doen voordat het merk wordt ingeroepen tegen een derde.
 
Inschrijving kan niet nietig worden verklaard wegens vage omschrijving

Heb je toch een (al langer) ingeschreven merk met een vage omschrijving van de waren, dan is dat overigens geen reden tot nietigverklaring van het merk. Dit heeft het Europese Hof van Justitie bepaald in het arrest Sky/Sky Kick waarin deze vraag aan de orde kwam. 

Te ruime omschrijving, kwade trouw?

Het opnemen van waren en/of diensten waarvoor geen enkel voornemen bestaat tot gebruik, kan een omstandigheid zijn die duidt op het handelen te kwader trouw ten tijde van de indiening van de merkaanvraag. Het enkel aanvragen van een merk voor een ruim assortiment van waren en diensten is op zichzelf niet voldoende om kwade trouw aan te nemen. Dat is, volgens het Europese Hof van Justitie in het arrest Sky/Sky Kick, wel aan de orde wanneer:

- de aanvrager hierbij de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een manier die niet strookt met de eerlijke gebruiken; of 

- wanneer het doel van de aanvrager was om – zelfs zonder een concrete derde op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van het merk. 

Ik denk dat vooral het tweede punt in de praktijk veel gebruikt zal gaan worden. Het punt is namelijk ruim geformuleerd (“andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van het merk”) en het is ook niet nodig dat aangetoond wordt dat een concrete derde in zijn belangen wordt geraakt. De deur is dus opengezet naar iedere belanghebbende voor het aanvoeren van feitelijke situaties en argumenten ter onderbouwing van de stelling dat een aanvraag is gedaan met een ander doeleinde dan de functies van een merk (herkomstaanduiding, communicatiefunctie, investeringsfunctie en reclamefunctie).

Gedeeltelijke kwade trouw

Een merk waarvan vast komt te staan dat het te kwader trouw is gedeponeerd, wordt nietig verklaard. In het arrest Sky/Sky Kick is bepaald dat die kwade trouw en nietigverklaring ook voor een gedeelte van de waren en diensten kunnen gelden. Namelijk alleen voor die waren of diensten waarvoor het voornemen ontbreekt het merk te gebruiken overeenkomst de wezenlijke functies ervan. 


Mw. mr. Leonie Kroon

advocaat

tags: merkregistratie, merkaanvraag

SUBSCRIBE

SIGN-UP FOR NEWS UPDATES AND ALERTS

CONTACT US

Dillinger Law.
Keizersgracht 620
1017 ER Amsterdam
secretary@dillingerlaw.nl
+31 88 628 8314